Marchio a norma di legge

Il marchio è un segno distintivo tipico dell’imprenditore autonomo rispetto al prodotto. Questo elemento serve ad individuare e distinguere i prodotti o i servizi di uno specifico imprenditore. Per ricevere il massimo della tutela il marchio deve essere registrato. Se questo non avviene, è il caso del marchio di fatto.

Il problema di non registrare il brand comporta il fatto che se qualcun altro lo registra c’è solo il limite del preuso, quindi chi usava il marchio di fatto può continuare ma non è può espandersi geograficamente con l’offerta, nemmeno merceologicamente.

Una volta registrato, il proprietario gode di un diritto di esclusiva che dura 10 anni. Attenzione è un diritto che è potenzialmente senza limiti di durata perché è possibile ottenere il rinnovo alla scadenza decennale per un numero infinito di volte.

Presupposti di validità

I marchi per poter costituire oggetto di tutela devono soddisfare i seguenti requisiti: liceità, Verità, originalità e novità. La mancanza di detti requisiti comporta l’impossibilità della registrazione del brand o, se è già registrato comporta la nullità dello stesso.

Liceità, ovvero il marchio è lecito se non contiene:

• segni contrari alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume.
• stemmi o bandiere emblemi e altri segni protetti da convenzioni internazionali o che rivestano interesse pubblico.
• l’altrui ritratto senza il consenso dell’interessato, sia che la persona in questione sia nota o non nota.
• il nome o lo pseudonimo di persona che ha acquistato notorietà, senza il consenso di costui.

Verità, ovvero deve veicolare messaggi corretti per un efficiente funzionamento del mercato, pertanto non deve trarre in inganno circa:

• la provenienza geografica, quando il luogo di produzione di un determinato prodotto influenzi la qualità del prodotto
• la natura e la qualità dei prodotti e servizi

Originalità, occorre che il brand abbia una funzione distintiva. Il marchio deve essere composto in modo da consentire l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere immessi sul mercato. Tanto più il marchio è originale, tanto più è forte la tutela che ne deriva.

Novità, è considerato nuovo il marchio che non è già noto come marchio o altro segno distintivo già registrato per prodotti o servizi affini. L’esclusiva su un certo marchio si ha solo sui prodotti simili o affini.

Il grado di protezione si amplia quando il marchio è celebre, come McDonald, Cocacola, Apple, Nutella; o quando è di rinomanza, ovvero quando non è celebre ma è noto come ad esempio le forme di biscotti della Barilla. Infatti, è vietata la registrazione di un brand se questo è identico o simile ad un marchio celebre/rinomato a prescindere dall’affinità merceologica.

Diritto all’uso esclusivo del marchio

Come si acquista il diritto all’uso esclusivo del marchio? Con la registrazione.

Il marchio nazionale è tutelato solo in Italia e per avere il diritto di esclusiva si deve compiere la registrazione presso l’ufficio dedicato presente in ogni provincia. Per la precisione si tratta dell’ufficio brevetti e marchi istituito presso l’agenzia per la proprietà industriale.

Il marchio europeo trova una tutela in tutti i paesi UE. Per attivare il proprio diritto di esclusiva ci si deve rivolgere all’EUIPO che ha sede ad Alicante per la registrazione. Non è necessaria la previa registrazione nel proprio paese.

Prima di arrivare a questa soluzione il processo per far valere il proprio brand in altri paesi europei era dispendioso in termini di tempo e denaro. Questo perché con la Convenzione dell’Unione di Parigi del 1883 permetteva di registrare a livello nazionale il proprio segno, e in seguito indirizzare una domanda ad ogni ufficio competente dei vari stati di interesse per avere una maggior tutela.

Il marchio internazionale invece richiede obbligatoriamente la registrazione del marchio nazionale. Solo in seguito, per avere un diritto di esclusiva più ambio a livello geografico, indirizzo questa domanda all’OMPI che ha sede a Ginevra. Così facendo si crea un fascio di marchi nazionali che dal 1994 con l’accordo TRIPS è esteso a molti paesi non occidentali firmatari.

Il legislatore prevede che se per 5 anni il marchio non venga utilizzato, il diritto di esclusiva decade.

Nullità e decadenza

Il marchio è nullo quando difetta di uno dei requisiti di validità richiesti dalla legge, ma ci sono delle eccezioni.

Il marchio non nuovo non può essere più dichiarato nullo se chi ne ha chiesto la registrazione era in buona fede ed il titolare del marchio anteriore ne ha tollerato l’uso protratto per 5 anni, avviene in questo caso la convalida.
Invece, il marchio non originale non può più essere dichiarato nullo se, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato forte capacità distintiva, il fenomeno si definisce secondary meaning, avviene una riabilitazione.

La registrazione assicura una tutela pressoché illimitata salvo che intervenga una causa di nullità o di decadenza.

La decadenza interviene:

• per volgarizzazione, quando una marchio perde grand parte della sua capacità distintiva, esempio Scottex, Post-it, e così via.
• per mancato utilizzo protratto per cinque anni

Fanno eccezione a questa sorte i marchi protettivi, ovvero un azienda oltre a quello principale registra anche una costellazione di marchi che assomigliano a quello che intendo realmente utilizzare perché fanno un po’ da barriera protettiva.

Ad esempio Esselunga registra anche Eselunga oppure Esselunca, perché se qualcuno li registrasse al posto suo avrebbero un suono troppo simile al marchio originale dei supermercati.

Diversi segni distintivi possono essere marchio

Non può essere marchio un colore o una lettera o un numero semplici. Ma può diventarlo una combinazione particolare di questi.

Il brand soggetto a registrazione può essere:

• Parole, compresi i nomi di persone, quindi si parla di marchi denominativi.
• Disegni, con esclusione di stemmi ed altri segni utilizzati nelle convenzioni internazionali oppure stemmi ed emblemi che rivestano un interesse pubblico a meno che l’Autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione. Questi sono marchi figurativi.
• Lettere, cifre, suoni. Questa è una novità perché i jingle pubblicitari per molto tempo c’è stato il dubbio che potessero essere registrati come marchi per il fatto che la legge dice che la domande di marchio impone che il marchio sia rappresentabile graficamente. Il suono non posso rappresentarlo graficamente a meno che non sia un motivo riproducibile su un pentagramma.
• Combinazioni di colori e tonalità cromatiche
• La forma del prodotto o la confezione di esso.

Per saperne di più sui marchi

Prima di questa sezione di articoli riguardanti i segni distintivi tipici dell’imprenditore abbiamo analizzato il diritto alla concorrenza e tutto il mondo normativo della pubblicità.

Prossimamente uscirà un articolo sulle diverse tipologie di marchi che si possono accostare al nostro, come il marchio collettivo, il marchio di garanzia o di certificazione, il marchio di qualità e le denominazioni di origine geografica.

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